高丹阳 上海对外经贸大学法学院讲师。
胡丹阳 上海对外经贸大学法学院硕士研究生。
摘要
我国宽限期制度规定的期限较短、公开方式较少、法律效力较低的特点导致发明人不能自由公开研究成果。通过研究美国和日本的新颖性宽限期制度的最新发展，并与我国规定比较分析，建议改善我国新颖性宽限期的具体规定，包括：延长其期限长度、扩展其涵盖的公开方式、增强其法律效力。
一、问题的提出
我国专利法以在先申请为原则，经审查满足新颖性、创造性和实用性的发明、实用新型方可获得专利权。这里的新颖性是指：
（一）申请的发明或实用新型不属于现有技术，即该发明或实用新型在申请日以前在国内外不为公众所知；
（二）在该申请提交日以前，没有同样的发明或实用新型由他人向专利局提出过申请，并且记载在以后公布的专利申请文件中。
专利法鼓励发明人站在前人的肩膀上创造出新事物，因而有了新颖性的要求。然而，这也可能造成一些显失公平的后果。例如，第三人未经发明人同意披露了发明创造，就会导致发明人丧失获得专利的可能；科研工作者由于新颖性的要求，就会选择先申请专利而无法及时公开研究成果，不利于科学技术的交流。为消除新颖性带来的弊端，鼓励发明人及时公开发明创造，各国专利法都规定了不丧失新颖性例外——宽限期制度。
我国《专利法》第24条对此规定：“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（1）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（2）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（3）他人未经申请人同意而泄露其内容的。”
我国专利法的宽限期制度有以下特点：
第一，宽限期的期间为六个月，起算点为专利申请日。同时，根据我国《专利法实施细则》第11条的规定，对于享有优先权的专利申请，宽限期自优先权日起算。
第二，宽限期制度涵盖的公开方式仅有三种，前两种属于主动公开的情形，仅仅是申请人或发明人自己的公开行为不会破坏涉案专利申请的新颖性，并且对“公开行为”作了各种限定；第三种属于被动公开的情形，但实务中存在举证困难的问题，如果第三人不合作，申请人或发明人很难证明第三方的公开属于“未经同意泄露其内容”的情形。
第三，就法律效力而言，宽限期弱于优先权，它仅仅是把申请人或发明人的某些公开，或者从申请人或发明人处获得发明创造的第三人的公开，视为不损害专利申请新颖性的情形。如果在公开日至申请日之间，第三人独立作出了同样的发明创造并提出专利申请，根据先申请原则，第三人的公开行为将破坏涉案专利的新颖性。当然，申请人或发明人的在先公开，也会成为第三人发明创造的现有技术，故第三人的专利申请同样不具备新颖性，不能取得专利权。
知识产权制度设立的目的是“为天才之火浇上利益之油”，对于创新成果，授于权利人一定期限合法的“垄断”，以此激励更多的创新。专利制度是“以公开换保护”，通过公开发明创造，吸引其他人对发明创造的改进，进而促进技术的发展。这一方面体现为各国知识产权局将专利申请人的发明创造公开，另一方面体现为发明人利用宽限期制度先于专利申请的公开。但是，在我国专利法的语境下，宽限期的期间较短、公开方式较少、法律效力较弱，能适用宽限期制度的公开是十分有限的。对于发明人而言，信任并依赖于中国法下的宽限期制度所提供的脆弱保护，是非常危险的。
以《专利法》第24条规定以外的方式公开其研究成果，那么之后再以该成果申请专利则会因构成现有设计而不能获得专利权。而《专利法》规定的公开方式十分有限，与其寻找符合规定的“国际展览会”“学术会议”或“技术会议”，不如直接申请专利。因此，法律制度的缺陷，导致了发明人不能尽早将其研究成果公开。
本文通过研究美国、日本新颖性宽限期制度的发展历程与具体规定，并与我国的相关法律制度进行比较分析，为我国新颖性宽限期制度的改进提出些许建议。
二、美国的新颖性宽限期规定
2013年3月16日生效的《美国发明法案》（aia）作为美国专利法上的分水岭，一方面废除了历史悠久的“先发明制”，转而采用“发明人先申请制（first-proven-inventor-to-file rule）”，即发明人通过提交专利申请以保留其在美国专利商标局（uspto）的优先顺位，或者通过广泛公开信息来证明自己的优先权；另一方面，修改了新颖性规则和宽限期制度。
aia之前，宽限期制度隐含在美国专利法第102条的新颖性规定和法定阻却之中，其规定：专利申请人自申请日起前一年或更早，涉案专利已被任何人（包括发明人）在国内公开使用、许诺销售、在国内外获得专利权或在印刷刊物上公开发表，则该发明不能获得专利。此时，美国专利法对现有技术的规定存在地域之分，进而导致宽限期的公开方式在本国内外有别。对于在国外公开使用或许诺销售的发明创造并不属于现有技术的范围，不会破坏专利申请的新颖性，申请人或发明人无需援引宽限期制度。同时，由于采用“先发明制”，对于公开的主体未作任何限制，最终获得专利权的人是有足够证据证明自己最先作出发明的人。从期间的角度看，发明人享有一年的宽限期，起算点为实际申请日或本国优先权日，但不包括外国优先权日。
aia之后，美国专利法第102条（a）款对新颖性下了明确的定义并说明了现有技术的范围；102条（b）款规定了不丧失新颖性的例外，即宽限期制度。
第102条（a）款规定，在有效申请日之前，世界上任何地方已获得的专利、已公开的专利申请、在出版物中已有描述、公开使用、销售或者以其他方式为公众所知的发明，都将破坏涉案专利的新颖性。根据该规定，如果申请人在申请专利之前就将其发明公之于众，会使日后自己申请的专利不具备新颖性，这对发明人来说极为不利。美国国会也认为，发明人在申请前的信息披露中，由于其疏忽大意或不知情的行为阻碍自身专利权的取得是不可取的。因此，需要一个“安全网”（safety net）来保护那些不知道新颖性规定的发明人，这个“安全网”就是第102条（b）款规定的新颖性宽限期。
102条（b）款规定：在有效申请日之前一年或一年以内所作的披露不属于现有技术……只要这种披露是发明人、共同发明人或直接或间接从发明人或共同发明人处获得发明内容的第三人作出。与之前的美国专利法相比，aia保留了12个月的宽限期期间，但在现有技术、宽限期的起算点、公开主体等方面发生了一些变化。现行美国专利法上新颖性宽限期制度有以下特点：
1.现有技术与宽限期公开方式
现有技术是新颖性规则和宽限期制度的前提性规定。aia取消了现有技术地域上的区分，增加了“其他方式”的兜底条款，扩大了现有技术的范围，体现出从混合新颖性标准到绝对新颖性标准的转变，进而对宽限期的公开方式产生了影响。现行美国专利法对于发明人的公开方式没有限制，全球范围内任何形式的公开都符合宽限期制度对公开方式的要求。如果发明人在国外公开使用或销售其发明创造，就属于现有技术的范围，可能需要援引宽限期制度使自己在本国的专利申请不丧失新颖性。
2.宽限期期间
宽限期的一年期间没有变化，但起算点不同于aia之前的美国专利法。在确立“发明人先申请制”的标准之后，外国优先权的法律效力在美国大大增强，现行美国专利法认定的有效申请日包括外国优先权日。因此，宽限期的起算点不仅包括实际申请日、本国优先权日，也包括外国优先权日。
3.公开行为的主体
由于从“先发明制”转变为“发明人先申请制”，aia对公开行为的主体作了相应的限制。现行美国专利法规定的公开主体包括以下三种：
（1）发明人；
（2）共同发明人；
（3）直接或间接从发明人或共同发明人处获得该发明创造的人。
4.宽限期的法律效力
就法律效力而言，美国专利法上新颖性宽限期的法律效力与优先权相同。这一点体现在第102条（b）款第（1）项（b）中。如果第三人公开其发明创造之前，公开内容已经由发明人或共同发明人，或者直接或间接从发明人或共同发明人处获得该发明创造的人公开，那么第三人公开的发明创造就不属于现有技术，不会破坏申请专利的新颖性。
三、日本的新颖性宽限期规定
20世纪90年代以来，随着日本高新技术产业的飞速发展，同时面对全球化背景下国际协调合作的趋势，日本专利法经过了多次修订，不断扩大宽限期制度的适用范围。
2011年《关于部分修改〈专利法〉等的法案》中，新颖性宽限期期间为六个月，公开方式包括申请人或发明人对该专利的积极主动的公开和违背意愿的公开两种情形，并对积极主动的公开情形限定了范围，包括实验、在印刷出版物上发表、通过电子通讯线路发表，或者以书面形式在特许厅长官指定的学术团体举行的研究会议上发表等。相较于2008年的日本专利法，2011年《关于部分修改〈专利法〉等的法案》扩大了宽限期规定的范围，不再要求世界展览会和学术会议必须是主管部门所指定的。
现行日本专利法（《特许法》）系经2018年5月30日第33号法律《关于部分修改〈防止不正当竞争法〉等的法案》修改，于2019年7月1日正式施行的，其进一步扩大了宽限期的范围。
第29条第1款规定了现有技术的范围，包括：
第一，提交专利申请前已在国内外为公众知晓的发明；
第二，提交专利申请前已在国内外公开实施的发明；
第三，提交专利申请前已在国内外通过电子通讯线路使公众可以得到的发明。
采用“专利申请前”这一措辞表明，新颖性的时间界限不仅考虑到专利申请的日期，还要考虑到具体时刻。如果一件发明在某日13点公开，那么当日14点提交的专利申请也不具备新颖性，因为前者构成后者的现有技术。
第30条规定了宽限期制度：
（一）如果发明因违背申请人或发明人的意愿，而符合第29条第1款中所规定的某一项时，申请人或发明人自符合该项之日起一年内提交专利申请的，在适用同条同款及同条第2款的规定时，该发明不属于符合第29条第1款中所规定的情形。
（二）如果发明因申请人或发明人自身的行为致使其符合第29条第1款中所规定的某一项时（不含通过发明、实用新型、外观设计或商标的公报予以公开的情形），自符合该项之日起一年内提交专利申请的，在适用同条同款及同条第2款的规定时，同前款规定……
除专利外，实用新型的新颖性宽限期比照适用专利法，外观设计的新颖性宽限期与专利法规定相同。实用新型法第11条“特许法的准用”规定：专利法第30条（发明的新颖性丧失之例外）、第38条（共同申请）、第43和44条（《巴黎公约》优先权主张的手续和申请分案等）的规定，应作必要变通后，适用于实用新型的申请。外观设计法第4条（外观设计的新颖性丧失之例外）与专利法第30条的规定相同。
从上述规定可知，现行日本专利法规定的宽限期制度有以下特点：
（一）现有技术与宽限期内公开方式
就现有技术而言，日本专利法采用的是绝对新颖性标准，对现有技术没有地域上的划分。在宽限期内公开方式方面，日本专利法几乎涵盖了所有可能的公开方式，包括第三人违背申请人或发明人的意愿的公开，和申请人或发明人自行公开两种情形。在自行公开的情况下，只要这种公开不属于通过发明、实用新型、外观设计或商标公报予以公开的情况，就符合宽限期对公开方式的要求。例如，申请人在专利申请日之前在学术会议、电视、广播、记者会公开发表的发明创造，都可以适用宽限期制度。
（二）宽限期期间
在2011年日本专利法修改的过程中，宽限期的期间问题曾引起广泛讨论，一种观点认为应当维持6个月的期间，另一种观点认为应当将期间延长至12个月。最终立法者认为期间的长度变化应当根据国际趋势的变化而定，2011年就作出改变还为时过早。2018年《关于部分修改〈防止不正当竞争法〉等的法案》考虑到各院校和科研机构的发明人对自己科研成果的公开具有一定需求，也需要更长的时间为日后专利申请作准备，将宽限期期间延长至一年。宽限期自实际申请日起算，不考虑申请人是否享有优先权。
（三）宽限期的法律效力
日本专利法上宽限期的法律效力不同于优先权，仅仅是把申请人或第三人的公开行为认为是不损害新颖性的例外。例如，申请人于2019年1月在某个学术会议上公开了发明创造，并于2019年4月就该发明申请专利，第三人于2019年3月独立完成了与申请专利相同的发明创造并立即申请了专利。在这种情况下，申请人的专利申请会因第三者的专利申请在先而被拒绝；而第三者的专利申请会因申请人公开在先而被拒绝，因此对于相同的发明，双方都不能获得专利授权。
四、美日中新颖性宽限期规定比较分析
各国专利法无论采用的是“先发明制”，还是“先申请制”，都规定了宽限期制度，其用意却截然不同。
在“先申请制”下，专利权被授予给最先提出申请的人，即使其他人之前已经创造出了同样的发明。这种制度鼓励申请人冲着专利局赛跑。当发明人公开了发明之后，其他人可能会搭便车，抢先于发明人向专利局提出申请；发明人也可能由于专利意识薄弱，在申请专利之前就将发明创造公开。这些情况都会导致发明人无法获得专利权。于是，对发明人具有救济意义的宽限期制度便应运而生。
在“先发明制”下，专利权被授予给最先完成发明创造的人，而不问申请先后如何。这种制度先天就可能导致发明人延迟申请专利，实现变相延长专利保护期的目的。因此，为了使发明人及时公开其发明并提出专利申请，具有“禁令意义”的宽限期制度便规定在专利法中。
目前各国的宽限期制度之间存在不小的差异，下文将对美、日、中三国新颖性宽限期制度进行比较分析。
综合表1美、日、中三国新颖性宽限期制度对比表可以发现，美国的宽限期制度对申请人或发明人而言最为友好，其涵盖了最广泛的公开方式、最长的期间、最优惠的起算点以及最强的法律效力；日本的宽限期制度则较为严格，虽然在期间长度上与美国专利法规定相同，但在公开方式、起算点和法律效力方面作了一些限制性规定；我国的宽限期制度虽然为申请人或发明人提供了较为优惠的起算点，但在公开方式、期间长度和法律效力方面规定得十分严格，有学者认为，这种宽限期是“没有有意义的宽限期”。
（一）现有技术的地域标准
现有技术与新颖性是一枚硬币的两面。根据现有技术的地域标准，可将新颖性分为绝对新颖性、相对新颖性和混合新颖性。绝对新颖性是指提出专利申请的发明创造不得在世界范围内的出版物上发表过，在世界范围内公开使用过或以其他方式为公众所知。在绝对新颖性的规定下，现有技术的地域标准为世界范围，所以绝对新颖性又称“世界新颖性”“全面新颖性”。相对新颖性是指提出专利申请的发明创造不得在申请国的出版物上发表过，在申请国内公开使用过或以其他方式为公众所知。由于相对新颖性要求现有技术的地域标准为一国之内，所以相对新颖性又称为“本国新颖性”。混合新颖性是指提出专利申请的发明创造不得在世界范围内的出版物上发表过，在申请国内公开使用过或以其他方式为公众所知。混合新颖性要求的现有技术地域标准介于绝对新颖性与相对新颖性之间，就印刷物和出版物而言，现有技术的地域标准是世界范围；就出售、使用或使公众所知的其他方式而言，现有技术的地域标准是申请国内。
我国《专利法》经过第三次修改，发明和实用新型的现有技术的地域标准由原来的混合新颖性转变为绝对新颖性。美国专利法经过aia法案，取消了现有技术地域上的区分，体现出从混合新颖性标准到绝对新颖性标准的转变。日本在1899年建立专利制度之初，就确立了绝对新颖性标准，虽然在1909年，日本特许厅采纳相对新颖性标准，将现有技术的地域标准修改为日本国内，但在1999年，又将地域标准由日本国内改为世界范围内。可见，美、日、中三国经过各自的国内专利法修改，在现有技术的地域标准问题上，经历了从差异走向同一的过程。
（二）宽限期涵盖的公开方式
从宽限期涵盖的公开方式来看，宽限期有广义和狭义之分。狭义宽限期包括申请人于申请日之前在政府主办或者承认的国际展览会上展出，以及第三人未经申请人同意或违背其意愿而予以公开两种情形；广义宽限期在狭义宽限期的基础上，还包括申请人在公开出版物上发表其发明、使用其发明，以及第三人从申请人处获知发明并予以公开的情形。从表1可知，我国仅在狭义宽限期的基础上，增加了“在规定的学术会议或者技术会议上首次发表”的情形，仍然属于狭义宽限期的范畴；美国和日本虽然对于宽限期涵盖的公开方式的规定稍有区别，但都属于广义宽限期的范畴。
相较于狭义宽限期，广义宽限期对于申请人或发明人而言优势明显：首先，狭义宽限期涵盖的公开方式只有寥寥数种，申请人或发明人若想适用宽限期制度，其公开方式就必须符合法定要求。这种对于公开方式的限制性规定大大降低了“先申请制”下宽限期的救济效果。广义宽限期对于公开方式没有严格的规定，鼓励申请人或发明人可以自由地公开其发明创造，而无需担心公开方式不符合法律的要求。自由公开也可以使社会公众尽早获知最新的发明创造，避免他人重复研究，提高创新效率。其次，一些特定领域的发明创造（如药品专利）在提出专利申请之前，往往需要进行公开性的试验，以测试其是否能够达到预计效果，评估其是否具有商业前景。在采用狭义宽限期时，试验行为可能导致专利申请丧失新颖性。广义宽限期则使试验行为不影响日后的专利申请。其实，试验只是研发的一个环节，而研发的环节不应影响研发成果的可专利性。最后，广义宽限期可以满足申请人或发明人由于一些客观原因不得不尽早公开其发明创造的需求。例如，在大学或科研机构的科研人员常常面临论文发表的压力，在狭义宽限期下，科研人员在申请日之前将发明创造以论文的方式公之于众就会使日后的专利申请丧失新颖性，广义宽限期可以较好地解决科研人员先发表论文还是先申请专利的两难之境。
我国是否直接将现有的狭义宽限期修改为广义宽限期还需要进一步的实证研究，但至少，宽限期应当适用于合理的、与研究相关的公开。tegernsee的问卷调查表明，在学术领域，分别有94%和75%的日本和美国受访者表示他们有使用宽限期的经验，科学家和研究人员经常利用该制度早日披露与学术有关的信息，例如在会议和出版物中公开发明创造，并在之后仍然能够获得专利权。我国大学或研究所的科研人员为了发表论文、申报项目等客观原因可能在完成发明创造之后第一时间向单位提交发明，进行项目报告或学术交流。本文建议适当扩大我国宽限期制度涵盖的公开方式，将那些合理的、与研究相关的公开涵盖其中，如此一来，便会促进学术交流，鼓励各方探索各自的发明如何被制造、构建或实践，而不用一有了发明就马上申请专利。
（三）宽限期期间
宽限期期间问题可分为两个方面，一方面是宽限期的期间长度，另一方面是宽限期期间的起算点。就前者而言，美国、日本采用的是12个月的期间长度，我国采用的是6个月的期间长度。就后者而言，我国和美国的宽限期起算点为实际申请日，享有优先权的专利申请，期间自优先权日起算，包括本国优先权和外国优先权；日本的宽限期起算点为实际申请日而不包括优先权日。
从专利申请实务的角度看，发明人申请专利之前需要进行一系列的准备工作，例如委托专利代理机构、撰写专利说明书、权利要求书等，本身就耗费了大量时间。同时，随着学术会议交流的增加，6个月的宽限期已然不能满足发明人的需求。韩国最近也将宽限期从6个月修改为12个月。因此，可以考虑将我国的宽限期的期间长度延长至12个月，加大对发明人智力成果的保护力度，这也符合国际社会对宽限期制度改革的趋势，加速我国科学技术的发展。
（四）宽限期的效力
梳理美、日、中三国宽限期的法律效力规定，可分为两类。一是以中国、日本为代表的仅仅是把申请人某些公开认为是不损害新颖性的法律效力，在这种模式下，宽限期区别于优先权，无法将申请日提前到首次公开日，仅仅在自己专利申请的新颖性判断上将时间提前。在首次公开到申请专利这段时间内，第三人如果独立完成相同的发明创造，将破坏涉案专利的新颖性，使申请人或发明人无法获得专利。这种模式的宽限期制度仅具有对内效力。二是以美国为代表的优先权的法律效力，申请人可以将申请日提前到首次公开日，在首次公开到申请专利这段时间内，即使第三人独立完成相同的发明创造，也不会破坏涉案专利的新颖性。这种模式的宽限期制度具有对外效力。
对内效力的新颖性宽限期制度对于申请人或发明人而言具有较大的风险，体现在以下几点：
1.恶意第三人会利用首次公开至专利申请的时间差来“伪装”自己独立完成了相同的发明创造；
2.由于我国《专利法》第24条规定的“他人未经申请人同意而泄露其内容”在司法实践中存在举证难的问题，申请人和发明人很难利用宽限期制度来保护自己的发明创造；
3.虽然恶意第三人也无法获得专利权，但可凭借专利先用权制度在一定范围内免费使用，无异于利用法律的漏洞剽窃他人的智力成果却不必对此负责；
4.独立完成相同发明创造的第三人在宽限期内申请专利，根据先申请原则，第三人的公开行为将破坏涉案专利的新颖性。申请人或发明人的在先公开，也会成为第三人独立做出的发明创造的现有技术，故第三人的申请同样不具备新颖性，不能取得专利权。
可见，对内效力的新颖性宽限期制度缺陷明显。专利法应该为发明人的提前公开提供优先权的保护，如此发明人才能自由公开其智力成果，保护发明人权利的同时增进发明人之间的交流，避免重复发明增加的社会成本，实现“促进科学技术的进步和经济社会发展”的立法目的。
责任编辑：王 健 王柯心
上观号作者：上海市法学会